Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

POSTANOWIENIE

Dnia 25 maja 2021 r.

Sąd Okręgowy w Katowicach XXIV Wydział Własności Intelektualnej

w następującym składzie:

Przewodniczący Sędzia Jarosław Antoniuk

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2021 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) z siedzibą w F. am S. ((...))

przy udziale (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.

o udzielenie zabezpieczenia przed wniesieniem powództwa

postanawia:

I. udzielić (...) z siedzibą w F. am S. zabezpieczenia roszczenia przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. o nakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. wycofania z Europejskiego Obszaru Gospodarczego 84.000 (osiemdziesięciu czterech tysięcy) sztuk puszek napoju energetycznego (...) o pojemności 250 (dwustu pięćdziesięciu) ml, wobec których dokonano zawieszenia zwolnienia na podstawie decyzji Naczelnika (...)Skarbowego w K. o numerze (...)- (...)-OC1. (...) (...) z dnia 16 kwietnia 2021 r. albo alternatywnie (przemiennie) o nakazanie zniszczenia 84.000 (osiemdziesięciu czterech tysięcy) sztuk puszek napojów energetycznego (...) o pojemności 250 (dwustu pięćdziesięciu) ml, wobec których dokonano zawieszenia zwolnienia na podstawie decyzji Naczelnika (...)Skarbowego w K. o numerze (...)- (...)-OC1. (...).(...) z dnia 16 kwietnia 2021 r.

poprzez:

zajęcie na czas trwania procesu 84.000 (osiemdziesięciu czterech tysięcy) sztuk puszek napojów energetycznych (...), importowanych przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., wobec których dokonano zawieszenia zwolnienia na podstawie decyzji Naczelnika (...)Skarbowego w K. o numerze (...)- (...)-OC1. (...).(...) z dnia 16 kwietnia 2021 r. i oddanie ich pod dozór na koszt (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.,

przy czym wyznaczyć (...) z siedzibą w F. am S. termin dwutygodniowy do wniesienia pozwu przeciw (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. o nakazanie, o którym mowa w pkt. I (pierwszym) niniejszego postanowienia;

II. oddalić wniosek w pozostałej części.

Sędzia Jarosław Antoniuk

Sygn. akt XXIV GWo 20/21

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 25 maja 2021 r.

(...) z siedzibą w F. am S. ((...)) na podstawie art. 730 oraz następnych w związku z art. 755 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, zwanej dalej „k.p.c.”) w związku z art. 131 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zwanego dalej „rozporządzenie”) oraz art. 9 i art. 15 ust. 1 rozporządzenia w zw. z art. art. 285 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324, zwanej dalej „p.w.p.”), art. 286 p.w.p. i art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 155 ust. 1 i 2 p.w.p. wniósł:

1. na podstawie art. 285 p.w.p. i art. 296 p.w.p. o zabezpieczenie roszczenia uprawnionego o zaniechanie naruszenia praw ochronnych do znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz uprawnionego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerami: (...), (...) i (...) polegającego na importowaniu, składowaniu, wprowadzaniu do obrotu, eksporcie, oferowaniu i reklamowaniu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego napojów energetycznych (...) w puszkach o pojemności 250 ml pochodzących spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności 84.000 sztuk puszek napoju energetycznego (...), wobec których dokonano zawieszenia zwolnienia na podstawie decyzji Naczelnika (...)Skarbowego w K. o numerze (...)- (...)-0C1. (...).(...) z dnia 16 kwietnia 2021 r., które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą

poprzez zakazanie obowiązanemu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – na czas trwania procesu – importu, składowania, eksportu, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania napojów energetycznych (...) w puszkach o pojemności 250 ml pochodzących spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności 84.000 sztuk puszek napojów energetycznych (...) importowanych przez obowiązanego z Turcji, wobec których dokonano zawieszenia zwolnienia na podstawie decyzji Naczelnika (...)Skarbowego w K. o numerze (...)- (...)- 0C1. (...).(...) z dnia 16 kwietnia 2021 r.;

2. na podstawie art. 286 p.w.p. o zabezpieczenie roszczenia uprawnionego o nakazanie obowiązanemu wycofania z Europejskiego Obszaru Gospodarczego 84.000 sztuk puszek napojów energetycznego (...) o pojemności 250 ml, wobec których dokonano zawieszenia zwolnienia na podstawie decyzji Naczelnika (...)Skarbowego w K. o numerze (...)- (...)-0C1. (...).(...) z dnia 16 kwietnia 2021 r.

poprzez nakazanie zajęcia – na czas trwania procesu – 84.000 sztuk puszek napojów energetycznych (...), importowanych przez obowiązanego, wobec których dokonano zawieszenia zwolnienia na podstawie decyzji Naczelnika (...)Skarbowego w K. o numerze (...)- (...)-0C1. (...).(...)z dnia 16 kwietnia 2021 r. i oddanie ich pod dozór na koszt obowiązanego;

3. na podstawie art. 286 p.w.p. o zabezpieczenie – alternatywnego wobec powyższego roszczenia – roszczenia uprawnionego o zniszczenie 84.000 sztuk puszek napojów energetycznego (...) o pojemności 250 ml, wobec których dokonano zawieszenia zwolnienia na podstawie decyzji Naczelnika (...)Skarbowego w K. o numerze (...)- (...)-0C1. (...) (...)z dnia 16 kwietnia 2021 r.

poprzez nakazanie zajęcia – na czas trwania procesu – 84.000 sztuk puszek napojów energetycznych (...), importowanych przez obowiązanego, wobec których dokonano zawieszenia zwolnienia na podstawie decyzji Naczelnika (...)Skarbowego w K. o numerze (...)- (...)-0C1. (...).(...) z dnia 16 kwietnia 2021 r. i oddanie ich pod dozór na koszt obowiązanego.

Nadto, uprawniony wniósł o zagrożenie obowiązanemu na podstawie art. 756 ² § 1 pkt 1 w zw. z art. 1050 ¹ i art. 1051 ¹ k.p.c. – w przypadku wydania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń uprawnionego – nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionego w razie naruszenia obowiązków, o których mowa w pkt. 1 powyżej, sumy pieniężnej w wysokości 10.000 zł za każdy dzień naruszenia.

Sąd ustalił, co następuje.

Uprawniony jest właścicielem znaków towarowych UE (zwanych dalej też „unijnym znakiem towarowym”):



znaku słowno-graficznego (numer (...), zgłoszonego w dniu 19 kwietnia 1999 r., zarejestrowanego w dniu 14 kwietnia 2000 r. dla klasy 32 klasyfikacji nicejskiej);



znaku słowno-graficznego (numer (...), zgłoszonego w dniu 18 października 2017 r., zarejestrowanego w dniu 31 stycznia 2018 r. dla klas 25, 28, 32, 41, 43 klasyfikacji nicejskiej);



znaku graficznego (numer (...), zgłoszonego w dniu 18 października 2017 r., zarejestrowanego w dniu 31 stycznia 2018 r. dla klas 25, 28, 32, 41, 43 klasyfikacji nicejskiej) (informacje o zarejestrowanych w rejestrze EUIPO znakach towarowych uprawnionego – fakt, o którym informacja jest powszechnie dostępna w rozumieniu art. 228 § 2 k.p.c.).

W dniu 16 kwietnia 2021 r. uprawniony powziął wiadomość od Naczelnika (...)Skarbowego o tym, iż w związku z decyzją ochronną austriackich władz celnych ( (...)) ważnej do dnia 5 sierpnia 2021 r. w Oddziale Celnym II w K., na podstawie decyzji numer (...). (...).(...) z dnia 16 kwietnia 2021 r. dokonano zawieszenia zwolnienia towaru w postaci: (...) 250ML - 84.000,- SZTUK = 21.000,00 objętego zgłoszeniem celnym (...) z dnia 14 kwietnia 2021 r. oznaczonego znakiem (...) co do którego zachodziło podejrzenie, że narusza prawa własności intelektualnej o przykładowym wyglądzie:

, , . Eksporterem egzemplarzy wskazanych towarów była (...).Ş. z siedzibą w I. ((...)), a importem obowiązany (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.. Termin zatrzymania wskazanych towarów został przedłużony do dnia 17 maja 2021 r. (powiadomienie dokonane przez Naczelnika (...)Skarbowego z dnia 16 kwietnia 2021 r. – k. 102-104, zdjęcia egzemplarzy towarów stanowiące załącznik do powiadomienia z dnia 16 kwietnia 2021 r. – k. 105-106, faktura o numerze (...) z dnia 1 kwietnia 2021 r. – k. 114, świadectwo przewozowe z dnia 2 kwietnia 2021 r. – k. 119, międzynarodowy list przewozowy o numerze (...) – k. 121, pismo Naczelnika (...)Skarbowego z dnia 23 kwietnia 2021 r. – k. 138).

Uprawniony nie udzielił zgody obowiązanemu na importowanie i wprowadzanie do obrotu napojów energetycznych oznaczonych wskazanymi wyżej znakami towarowymi na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a pochodzących spoza tego terytorium. Obowiązany nie posiada żadnych praw do znaków towarowych R. B. ani licencji udzielonej przez (...) lub inny uprawniony podmiot. Towary importowane przez obowiązanego nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ani przez podmiot trzeci za zgodą uprawnionego. Zatrzymane napoje energetyczne zostały wyprodukowane przez uprawnionego w Austrii, a następnie zostały sprzedane do wyłącznej dystrybucji na terytorium Turcji. Uprawniony nie sprzedawał napojów energetycznych w puszkach z napisami w języku tureckim do jakichkolwiek innych podmiotów poza R. B. (...) D. z siedzibą w I.. Zatrzymane napoje energetyczne zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu w Turcji. Uprawniony nie udzielił R. B. (...) D. zezwolenia na sprzedaż (wprowadzanie do obrotu) napojów energetycznych (...) bezpośrednio albo za pośrednictwem osób trzecich poza Turcją, w tym w szczególności na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (oświadczenie przedstawiciela uprawnionego z dnia 29 kwietnia 2021 r. – k. 152-158).

Sąd zważył, co następuje.

Wniosek zasługiwał na uwzględnienie jedynie w części.

Zgodnie z art. 730 § 1 k.p.c., w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Według art. 734 zd. 1 k.p.c., do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji.

Przepis art. 730 ¹ § 1, 2 i 3 k.p.c. wskazuje, że udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, a interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie, zaś przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Norma art. 738 k.p.c. stanowi natomiast, iż sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach, biorąc za podstawę orzeczenia materiał zebrany w sprawie. Według art. 733 k.p.c., udzielając zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie, sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni.

Zgodnie z art. 755 § 1 k.p.c., jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania (art. 755 § 1 zd. 2 pkt 1 k.p.c.), a także ustanowić zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem (art. 755 § 1 zd. 2 pkt 2 k.p.c.).

Przepis art. 731 k.p.c. wskazuje, że zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jednakże według art. 755 § 2 ¹ k.p.c. przepisu tego nie stosuje się, jeżeli zabezpieczenie jest konieczne dla odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków. Z kolei według art. 756 ² § 1 pkt 1 k.p.c., uwzględniając wniosek o zabezpieczenie przez uregulowanie stosunków na czas trwania postępowania, sąd, na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu.

Wymóg uprawdopodobnienia roszczenia oznacza konieczność uprawdopodobnienia faktów, z których jest ono wywodzone. Nie jest przy tym dopuszczalne przyjęcie, iż roszczenie jest wiarygodne w jakimś procencie, ani zabezpieczenie go w takim stosunku (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 1997 r., sygn. akt I ACz 735/97, LEX nr 32272). Odnosi się ono zarówno do okoliczności faktycznych, na których opiera się roszczenie i które powinny być przedstawione, a ich istnienie jest prawdopodobne w świetle dowodów oferowanych przez uprawnionego, jak i do podstawy prawnej roszczenia, która powinna być również prawdopodobna w tym znaczeniu, że dochodzone roszczenie znajduje podstawę normatywną. Przyjmuje się przy tym, że roszczenie można uznać za uprawdopodobnione, jeżeli prima facie istnieje szansa na jego istnienie (zob. postanowienie. Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 2012 r., sygn. akt I ACz 850/12, LEX nr 1217686, A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. Art. 730-1217, System Informacji Prawnej LEX, 2019).

Uprawdopodobnienie oznacza uzasadnienie zgłoszonych twierdzeń, w tym przypadku twierdzeń o istnieniu roszczenia, które ma być zabezpieczone, dające przekonanie o ich prawdopodobieństwie, a nawet pewność, będące wynikiem postępowania zmierzającego do poznania rzeczywistości, ale bez zachowania szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym. Stąd też uprawdopodobnienie określa się niekiedy jako ułatwione postępowanie dowodowe, surogat, namiastkę dowodu niedającą pewności, lecz tylko wiarygodność (prawdopodobieństwo) twierdzenia o jakimś fakcie. (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2012 r., sygn. akt I ACz 530/12, LEX nr 1171327, A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. Art. 730-1217, System Informacji Prawnej LEX, 2019)

Uprawdopodobnienie jest pojmowane, jako środek zastępczy dowodu w ścisłym znaczeniu, nie dający pewności, a wyłącznie prawdopodobieństwo twierdzenia o jakimś fakcie i stanowi odstępstwo od ogólnej reguły dowodzenia twierdzonych faktów na korzyść tej strony, której ustawa zezwala w określonym wypadku na uprawdopodobnienie faktu, na który się powołuje zamiast udowadniania go. Od swobodnej oceny sądu zależy uznanie, czy dokonane na podstawie uprawdopodobnienia ustalenia są na tyle wiarygodne, by na tej podstawie można było uznać za uprawdopodobnione fakty, na które strona się powołuje. Przeprowadza się je za pomocą środków nieskrępowanych wymaganiami stawianymi co do formy przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Ze względu na specyfikę postępowania zabezpieczającego jako przyspieszonego, odformalizowanego postępowania, przyjmuje się, że uprawdopodobnienie nie wymaga niepodważalnych dowodów istnienia roszczenia, jednak nie oznacza to, że każde twierdzenie uprawnionego o istnieniu roszczenia stanowi jego uprawdopodobnienie (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 lutego 2015 r., sygn. akt V ACz 66/15, LEX nr 1630514, postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18 września 2019 r., sygn. akt I C 481/17, LEX nr 3026049, E. Marszałkowska-Krześ (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2020).

Uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym, przy uwzględnieniu treści art. 243 k.p.c., oznacza, że uprawniony przedstawi i należycie uzasadni twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia. Uprawdopodobnienie dotyczy przy tym dwóch aspektów, bowiem odnosi się ono zarówno do okoliczności faktycznych, na których opiera się roszczenie i które powinny być przedstawione, a ich istnienie prawdopodobne w świetle dowodów oferowanych przez uprawnionego, jak i do podstawy prawnej roszczenia, które powinno być również prawdopodobne. Należy przyjąć, że roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli istnieje szansa na jego istnienie. Niewątpliwie ów wniosek może się w ostatecznym rezultacie okazać fałszywy w świetle głębszej analizy stanu faktycznego i prawnego. To jednak nie ma wpływu na ocenę zasadności udzielenia zabezpieczenia, gdyż istotą postępowania zabezpieczającego jest to, że sąd dokonuje jedynie pobieżnej analizy dostarczonego przez wnioskodawcę materiału dowodowego niekoniecznie odpowiadającego wymogom stawianym dowodom przeprowadzanym w toku procesu (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2014 r., sygn. akt I ACz 282/14, LEX nr 1467035, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 stycznia 2014 r., sygn. akt V ACz 1061/13, LEX nr 1428110, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 1997 r., sygn. akt I ACz 735/97, LEX nr 32272).

Obie przesłanki zasadności żądania udzielenia zabezpieczenia statuowane w przepisie art. 730 ¹ § 1 k.p.c. muszą być spełnione kumulatywnie. Celowym i dopuszczalnym jest badanie przesłanki w postaci uprawdopodobnienia interesu prawnego w zabezpieczeniu dopiero po uprzednim ustaleniu, że została spełniona pierwsza z przesłanek udzielenia zabezpieczenia, wymienionych w przepisie art. 730 ¹ § 1 k.p.c., tj. uprawdopodobnienie roszczenia. Brak dochowania pierwszej z przesłanek definitywnie wyłącza możliwość uwzględnienia wniosku o udzielenie zabezpieczenia (por. postanowienie Sąd Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2012 r., sygn. akt I ACz 181/12, LEX nr 1109531, A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz. Art. 730–1095 ¹ , Warszawa 2020).

Sposób uprawdopodobnienia roszczenia w każdym przypadku będzie jednak zależał od stanu faktycznego konkretnej sprawy. W każdym razie muszą istnieć podstawy do przypuszczenia, że roszczenie istnieje w rzeczywistości. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest więc wystarczające samo stwierdzenie wierzyciela, że roszczenie istnieje, lecz musi być poparte odpowiednimi twierdzeniami, ale nie jest również wymagane jego udowodnienie. Sąd rozpoznając wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien dokonać oceny przesłanek uprawdopodabniających roszczenie na podstawie materiału, znajdującego się w aktach sprawy. Oceny prawdopodobieństwa istnienia roszczenia sąd dokonuje przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia, na podstawie posiadanego materiału procesowego. Jeżeli zabezpieczenie ma nastąpić przed wszczęciem postępowania w sprawie albo w jego początkowym stadium (przed wymianą pism przygotowawczych i pierwszą rozprawą), podstawą ustalenia prawdopodobieństwa istnienia roszczenia będą na ogół twierdzenia wnioskodawcy przytoczone na uzasadnienie wniosku, o ile nie budzą wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 r., sygn. akt I ACz 283/14, LEX nr 1469495 oraz A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. Art. 730-1217, System Informacji Prawnej LEX, 2019).

Art. 9 ust. 2a rozporządzenia stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego jego właściciel jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany.

Art. 15 rozporządzenia stanowi w ust. 1, że unijny znak towarowy nie uprawnia do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą. Od dawna utrwalony jest pogląd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o istnieniu uprawnienia właściciela znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 1998 r., sygn. C-355/96, LEX nr 111920, wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1999 r., sygn. C-173/98, LEX nr 110900, wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2001 r. C-414/99-C-416/99, LEX nr 83476, wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2011 r., C-46/10, LEX nr 847213).

W wyroku z dnia 3 czerwca 2010 r. (sygn. C-127/09, LEX nr 578260) Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił – w sposób wyraźny – zgody na wprowadzenie do obrotu w EOG towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie. Zgoda taka musi zostać wyrażona w sposób pozytywny, a czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu zgody dorozumianej muszą jednoznacznie świadczyć o tym, że właściciel zrzekł się jakiejkolwiek intencji wykonywania swego prawa. To na importerze ciąży obowiązek udowodnienia przed sądem istnienia zgody. Uprawniony zaś nie musi dowodzić jej braku. Zgody dorozumianej nie można stwierdzić tylko na tej podstawie, że:

a)  uprawniony nie zakomunikował wszystkim dalszym nabywcom towarów wprowadzonych na rynek poza EOG, że sprzeciwia się sprzedaży tych towarów wewnątrz EOG,

b)  towary nie są oznaczone ostrzeżeniem, informującym o zakazie ich sprzedaży w EOG,

c)  uprawniony przeniósł własność towarów, oznaczonych jego znakiem, bez żadnego zastrzeżenia umownego, według prawa właściwego dla danej umowy; przeniesione prawo własności obejmuje, przy braku takich zastrzeżeń, nieograniczone prawo odsprzedaży lub – w końcu – prawo dalszej sprzedaży towarów wewnątrz EOG.

Dla wyczerpania praw wyłącznych nie ma znaczenia fakt, iż importer towarów opatrzonych znakiem nie jest świadomy sprzeciwu uprawnionego wprowadzania tych towarów na rynek wewnątrz EOG lub ich sprzedaży na tym obszarze przez podmioty inne niż autoryzowani sprzedawcy detaliczni, albo że autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nałożyli na osoby nabywające od nich towary ograniczeń umownych, chociaż zostali o takiej konieczności poinformowani przez uprawnionego. (por. T Sieniow, Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego, EPS 2006, nr 7, s. 19-23, J. Sozański, Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Iuris, Warszawa 2008, s. 115).

Zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w EOG, wyrażona w sposób wyraźny lub dorozumiany, powinna być udowodniona przez przedsiębiorcę, który się na nią powołuje. Fakt jej udzielenia musi zostać udowodniony w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy towaru z chronionym znakiem. Nie jest wystarczająca zgoda na wprowadzenie do obrotu towarów identycznych. W przypadku wprowadzenia do obrotu towarów poza obszarem EOG nie nastąpi skutek w postaci wyczerpania prawa wyłącznego, w związku z tym powołanie się przez pozwanego na taką okoliczność nie będzie skuteczne (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2010 r., sygn. C-127/09, LEX nr 578260, wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2003 r., sygn. C-244/00, LEX nr 154412, wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1999 r., sygn. C-173/98, LEX nr 110900, wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 października 2009 r., sygn. C-324/08, LEX nr 519504).

W przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia znaku. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1 rozporządzenia) Odnosi się to wprost do przepisów p.w.p.:



art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

1) na zasadach ogólnych albo 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego;



art. 286 stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu; orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich;



art. 285 stanowiącego, że uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji bądź osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa.

Pierwsze z roszczeń uprawniony wywodził z art. 285 i 296 p.w.p.

Jak już wyżej wskazano, zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

1)  na zasadach ogólnych albo

2)  poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Art. 296 ust. 2 p.w.p. stanowi, że uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

1)  ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów;

2)  lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego;

3)  lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

Art. 296 ust. 3 p.w.p. stwierdza, iż z roszczeniami, o których mowa w art. 296 ust. 1 p.w.p., można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego albo osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, jak również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Jak wynika z art. 285 p.w.p., uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji bądź osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa.

W przypadku roszczeń wynikających z art. 296 p.w.p istotne jest, że jeśli stan naruszenia ustał i nie istnieje niebezpieczeństwo dokonania naruszeń w przyszłości lub też w czasie trwania postępowania prawo wygasło, nie ma podstaw do uwzględnienia roszczenia o zaniechanie. Roszczenie o zaniechanie naruszeń może być skutecznie podnoszone, gdy działania powodujące naruszenia trwają oraz gdy istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo powtórzenia lub kontynuowania bezprawnego zachowania. Roszczenie jest więc nieuzasadnione, gdy bezprawne działanie naruszające prawo ochronne na znak lub zagrażające temu prawu zostało już zakończone i nie istnieje prawdopodobieństwo jego wznowienia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2017 r., sygn. akt V CSK 174/17, LEX nr 2429628, P. Podrecki [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis, art. 296, nb. 12; G. Tylec [w:] T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2015, LEX, art. 296, uwaga 11).

Przechodząc zaś do treści art. 285 p.w.p., przypomnieć należy, że z roszczeniem o zaprzestanie działań grożących naruszeniem można wystąpić przed naruszeniem prawa własności przemysłowej. Zagrożenie naruszeniem powinno być rzeczywiste, a nie jedynie hipotetyczne, co należy dowieść. Na pojęcie działań grożących naruszeniem prawa wyłącznego składają się takie działania, które same w sobie nie mają jeszcze charakteru bezprawnego, gdyż dokonujący je podmiot nie wkracza jeszcze w sferę zastrzeżonej na rzecz uprawnionego wyłączności. Zagrożenie naruszeniem będzie wynikać zwłaszcza z podjęcia działań przygotowujących wytwarzanie wytworów według wynalazku lub wzoru przemysłowego albo działań zmierzających do nakładania znaków towarowych. Okoliczności faktyczne wskazujące na realne ryzyko naruszenia mogą wynikać z obserwacji działań przygotowawczych do wytwarzania produktów, np. zamawiania opakowań, etykiet, surowców. Przesłanki grożącego niebezpieczeństwa naruszenia prawa oparte są więc na faktach dotyczących zachowania przyszłego naruszyciela. Powód powinien zatem wykazać, że pozwany podjął działania grożące naruszeniem prawa własności przemysłowej, wskazując na konkretne postacie takich zachowań (por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red .) , Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego, t. 3, Warszawa 2015, s. 717-718, P. Podrecki [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis, art. 285, nb. 1 i 4).

W świetle powyższych rozważań wskazać należy, że uprawniony nie uprawdopodobnił roszczenia o zaniechanie naruszenia praw ochronnych do znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz uprawnionego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerami: (...), (...) i (...) polegającego na importowaniu, składowaniu, wprowadzaniu do obrotu, eksporcie, oferowaniu i reklamowaniu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego napojów energetycznych (...) w puszkach o pojemności 250 ml pochodzących spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności 84.000 sztuk puszek napoju energetycznego (...), wobec których dokonano zawieszenia zwolnienia na podstawie decyzji Naczelnika (...)Skarbowego w K. o numerze (...)- (...)-0C1. (...) (...) z dnia 16 kwietnia 2021 r., które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Z materiału dowodowego przedstawionego przez uprawnionego wynika, że działanie podjęte przez obowiązanego miało charakter jednorazowy, a obowiązany obecnie nie importuje, nie składuje, nie wprowadza do obrotu, nie eksportuje, nie oferuje i nie reklamuje na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego napojów energetycznych (...), co oznacza, że stan naruszenia ustał. Zaznaczyć również wypada, że z materiału dowodowego nie wynika, aby obowiązany kiedykolwiek składował, eksportował czy też reklamował napoje energetyczne (...). Uprawniony w żaden sposób nie uprawdopodobnił także, że istnieje niebezpieczeństwo dokonania naruszeń w przyszłości, ograniczając się jedynie do spekulacji, iż można przyjąć, że obowiązany będzie nadal sprowadzał napoje energetyczne (...) bez zgody uprawnionego z Turcji, jak i z innych państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zauważyć należy, że na istnienie takiego niebezpieczeństwa mogłaby wskazywać na przykład okoliczność, iż naruszenie dokonane przez obowiązanego jest naruszeniem którymś z kolei, co jednakże w niniejszej sprawie nie wystąpiło. Jako że działania powodujące naruszenie nie trwają, a także nie istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo powtórzenia lub kontynuowania bezprawnego zachowania obowiązanego, przyjąć należało, że nie jest uprawdopodobnione wywodzenie wskazanego wyżej roszczenia z art. 296 p.w.p.

Nie było także podstaw, by uznać, iż prawdopodobne jest wywodzenie wskazanego wyżej roszczenia z art. 285 p.w.p. Nie można stwierdzić, aby działaniami grożącymi naruszeniem były same naruszenia, do których zaliczyć trzeba działania będące przedmiotem roszczenia uprawnionego, tj. importowanie, składowanie, wprowadzanie do obrotu, eksportowanie, oferowanie i reklamowanie, gdyż z roszczeniem o zaprzestanie na gruncie art. 285 p.w.p. można prewencyjnie wystąpić w odniesieniu do działań przygotowawczych, nie zaś działań naruszycielskich, tj. tylko przed faktycznym naruszeniem. Abstrahując od sformułowania przez uprawnionego roszczenia w sposób, który nie odpowiada treści art. 285 p.w.p., jedynie dla porządku nadmienić wypada, że z materiału dowodowego zaoferowanego przez uprawnionego nie wynika, aby obowiązany podejmował jakiekolwiek działania przygotowawcze przed kolejnym faktycznym naruszeniem praw podmiotowych uprawnionego.

Z tych też powodów roszczenie uprawnionego wywodzone z art. 285 i 296 p.w.p. uznać należało za nieuprawdopodobnione, a wniosek w tej części oddalić. Oddaleniu podlegał także wniosek o zagrożenie obowiązkiem zapłaty, gdyż wobec braku zabezpieczenia roszczeń o zaniechanie stał się on bezprzedmiotowy, nie było bowiem obowiązku, którego niewypełnienie, mogłoby skutkować koniecznością zapłaty.

Wobec konieczności spełnienia obu przesłanek, tj. uprawdopodobnienia roszczenia oraz uprawdopodobnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia kumulatywnie, w braku uprawdopodobnienia tego roszczenia przez uprawnionego zbędne było badanie przez Sąd, czy uprawdopodobnił on interes prawny.

Uznać jednakże należało, iż uprawniony uprawdopodobnił roszczenie o nakazanie obowiązanemu wycofania z Europejskiego Obszaru Gospodarczego 84.000 sztuk puszek napojów energetycznego (...) o pojemności 250 ml, wobec których dokonano zawieszenia zwolnienia na podstawie decyzji Naczelnika (...)Skarbowego w K. o numerze (...)- (...)-0C1. (...).8.2021.1 z dnia 16 kwietnia 2021 r. oraz alternatywnie o zniszczenie 84.000 sztuk puszek napojów energetycznego (...) o pojemności 250 ml, wobec których dokonano zawieszenia zwolnienia na podstawie decyzji Naczelnika (...)Skarbowego w K. o numerze (...)- (...)-0C1. (...).(...) z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z art. 286 p.w.p., sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

W rozpoznawanej sprawie Sąd uznał, iż uprawniony należycie uprawdopodobnił swą wyłączność używania na terytorium Unii Europejskiej dla napojów energetycznych znaków towarowych zarejestrowanych w EUIPO pod nr (...), (...) i (...).in. dla napojów energetycznych. Dowód rzeczowy, dokumenty, wydruki ze stron internetowych i fotografie oraz obszerne wyjaśnienia uprawnionego przekonują, że obowiązany używa identycznego oznaczenia dla identycznych z objętymi ochroną towarów, które nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego ani za jego zgodą. Tym samym obowiązany narusza w ten sposób prawo wyłączne uprawnionego w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2a rozporządzenia, a więc uprawnionemu służą sposoby usunięcia skutków naruszeń, o których mowa w art. 286 p.w.p.

Zauważyć przy tym należy, że Sąd opowiada się za stosowaniem prounijnej wykładni art. 286 p.w.p. i uznaje, że orzeczenie nakazu zniszczenia towarów czy też ich wycofania z obrotu dotyczy każdego przypadku, w którym naruszają one prawa własności przemysłowej, a więc również importu równoległego. Inaczej mówiąc, należy stwierdzić, że każdy towar naruszający prawa własności przemysłowej jest bezprawnie wytworzony w rozumieniu art. 286 p.w.p. Tylko bowiem taka interpretacja tego przepisu pozwala na przyjęcie, że doszło do implementacji art. 10 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 157, str. 45), który w ust. 1 stanowi, iż państwa członkowskie zapewniają, bez uszczerbku dla wszelkich odszkodowań należnych właścicielowi praw z tytułu naruszenia i bez żadnego rodzaju rekompensaty, że właściwe organy sądowe mogą na żądanie wnioskodawcy zarządzać podejmowanie właściwych środków w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej, a we właściwych przypadkach również w odniesieniu do materiałów i narzędzi użytych do tworzenia lub wytwarzania tych towarów, zaś środki takie obejmują: a) wycofanie z handlu, b) definitywne usunięcie z handlu lub c) zniszczenie (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2018 r., sygn. akt VII AGa 702/18, LEX nr 2574661).

Uprawniony należycie uprawdopodobnił swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia, gdyż, aby nie wystąpiły niekorzystne dla niego skutki nieuprawnionego wprowadzenia towarów opatrzonych jego znakami na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony jego praw. Brak zabezpieczenia w oczekiwaniu na prawomocne rozstrzygnięcie Sądu pozbawi go ochrony prawnej i uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania głównego w sprawie, zaś usunięcie skutków naruszeń w przyszłości może okazać się bardzo utrudnione, jeśli w ogóle możliwe.

Żądane sposoby zabezpieczenia zapewnią uprawnionemu należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążą ponad potrzebę, może on bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw i interesów gospodarczych osób trzecich.

Mając powyższe na względzie, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Sędzia Jarosław Antoniuk