Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

POSTANOWIENIE

Dnia 30 grudnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Katowicach XXIV Wydział Własności Intelektualnej

w następującym składzie:

Przewodniczący Sędzia Jarosław Antoniuk

po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2022 r. w Katowicach

na posiedzeniu jawnym

sprawy z wniosku M. O.

przy udziale (...). (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C.

o wezwanie do udzielenia informacji

postanawia:

1. oddalić wniosek;

2. zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestnika kwotę 1.697,00 zł (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 1.680,00 zł (tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia do dnia zapłaty.

Sędzia Jarosław Antoniuk

Sygn. akt XXIV GWo 48/21

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 30 grudnia 2022 r.

Uprawniony M. O. wniósł na podstawie art. 479 ¹¹⁵ w zw. z art. 479 ¹¹³ ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1805, zwanej dalej ,,k.p.c.”) o zobowiązanie obowiązanej (...). (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. naruszającej prawo ochronne na znak towarowy o nr. R. (...) do udzielenia informacji w postaci:

a)  firmie, miejscu zamieszkania lub siedzibie i adresie odbiorców usług, na rzecz których nastąpiło świadczenie usług przez podmiot oznaczony (...), które to oznaczenie narusza prawa do słownego znaku towarowego (...) R. (...) chronionego na rzecz wnioskodawcy,

b)  informacji o ilości i cenie sprzedaży towarów i usług, które świadczono jako (...), które to oznaczenie narusza prawa do słownego znaku towarowego (...) R. (...) chronionego na rzecz wnioskodawcy, jak również o cenach, za które były oferowane te usługi oraz okresie w jakim to trwało.

Obowiązana wniosła o nieuwzględnienie wniosku o zobowiązanie do udzielenia informacji oraz zasądzenie od wnioskodawcy kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Uprawniony M. O. prowadził stałą działalność zarobkową w sposób ciągły w zakresie usług komputerowych pod nazwą (...). Nigdy nie prowadził on działalności gospodarczej. Pomimo zaprzestania działalności o charakterze stałym i ciągłym pozostaje on w gotowości do wykonania usługi w ramach umowy cywilnoprawnej i celu przyjęcia zlecenia; aktywna jest jego strona internetowa (...). Obecnie z usług uprawnionego korzystają przykładowo K. M. i K. K.. Uprawnionemu od dnia 13 stycznia 2012 r. przysługuje prawo ochronne na słowny znak towarowy pod tytułem (...) zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem R. (...). Ze względu na dostrzeżenie faktu prowadzenia działalności o tożsamym charakterze przez obowiązaną pod firmą (...). (...) Sp. z o.o. pełnomocnik uprawnionego dnia 30 listopada 2020 r. wezwał obowiązaną do zaprzestania naruszeń prawa ochronnego poprzez zmianę firmy, tytułu strony internetowej i innych oznaczeń albo poprzez udzielenie licencji. (treść pozwu – k. 4-5, brak danych o uprawnionym w (...) fakt, o którym dane są powszechnie dostępne w rozumieniu art. 228 § 2 k.p.c., wydruk danych z rejestru znaków towarowych – k. 12-14, wydruk strony internetowej czest.net – k. 15-17, pismo pełnomocnika uprawnionego skierowane do obowiązanej – k. 68-69, oświadczenia – k. 120-121).

Obowiązana (...). (...) Sp. z o.o. powstała dnia 19 lipca 2017 r. pod pierwotną nazwą (...) Sp. z o.o. Aktualną firmę przybrała dnia 26 stycznia 2021 r., a więc 2 miesiące po zapoznaniu się z pismem wzywającym do zaprzestania naruszeń. Działalność gospodarcza obowiązanej obejmuje telekomunikację, nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, usługi informatyczne, w tym działalność związaną z oprogramowaniem. Obecnie prowadzi ona stronę internetową o nazwie (...).TV pod domeną (...). Uprzednio obowiązana prowadziła stronę internetową o nazwie C. pod domeną (...), na której to stronie widnieje obecnie jedynie informacja (...) W (...) (dane zawarte w KRS - fakt, o którym dane są powszechnie dostępne w rozumieniu art. 228 § 2 k.p.c.; wydruki stron internetowych – k. 24, 168)

Ustalając powyższy stan faktyczny, Sąd oparł się na dokumentach szczegółowo wskazanych przy każdej z okoliczności. Dokumentom tym należało przypisać walor wiarygodności, ponieważ na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału Sąd nie uznał, aby ujawniły się jakiekolwiek okoliczności mogące z urzędu budzić co do nich wątpliwości.

Sąd nie jest zobligowany do wskazania w uzasadnieniu orzeczenia przyczyn niewzięcia pod uwagę dowodów, które nie dotyczyły faktów istotnych dla rozstrzygnięcia i z tego względu nie stanowiły i nie mogły stanowić podstawy dla ustalenia stanu faktycznego sprawy (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2000 r., sygn. akt IV CKN 109/00, LEX nr 532102).

Należało mieć też na uwadze, że Sąd, dokonując oceny zgromadzonego materiału po myśli art. 233 § 1 k.p.c., ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału, w tym wyjaśnień informacyjnych stron, oświadczeń, zarzutów przez nie zgłaszanych, jak i ich zachowania się w trakcie procesu (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 marca 1999 r., sygn. akt I PKN 632/98, OSNP z 2000 r., nr 10, poz. 382).

Sąd zważył co następuje.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Uprawniony żąda udzielenia informacji podając za jego podstawę naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, o który mowa w art 153 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 324, zwanej dalej ,,p.w.p.”).

Z kolei podstawę zobowiązania do udzielenia informacji stanowi art. 479 ¹¹³ § 1 k.p.c. Zgodnie z art. 479 ¹¹³ § 1 k.p.c., na wniosek uprawnionego, jeżeli wykaże on w sposób wiarygodny okoliczności wskazujące na naruszenie, sąd może przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wezwać naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia.

Norma art. 479 ¹¹⁸ § 1 k.p.c. stanowi, że sąd, uwzględniając wniosek, określa termin udzielenia informacji, ich rodzaj i zakres, a także zasady zapoznania się z nimi przez uprawnionego. Informacji udziela się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Według art. 479 ¹¹⁵ § 1 k.p.c., wezwanie do udzielenia informacji, o których mowa w art. 479 ¹¹³ , dotyczy wyłącznie:



informacji o firmie, miejscu zamieszkania lub siedzibie i adresie producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy, od których lub na rzecz których nastąpiło nabycie lub zbycie towarów, korzystanie z usług lub ich świadczenie, jak również przewidywanych hurtowników i detalistów tych towarów lub usług;



informacji o ilości wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub świadczonych usług, jak również cenach otrzymanych w zamian za towary lub usługi;



w szczególnie uzasadnionych okolicznościach innych informacji, które są niezbędne do wykazania wysokości roszczenia.

Wniosek o udzielenie informacji stanowi odrębne sui generis żądanie procesowe, które ze swej istoty nie ma charakteru materialnoprawnego, zaś jego celem jest ułatwienie uprawnionego dochodzenia przysługujących mu roszczeń w zakresie ustalenia rozmiaru doznanej przez niego szkody lub też bezpodstawnie pobranych przez naruszyciela korzyści (por. J.R. Antoniuk, Postępowanie o udzielenie informacji w związku z naruszeniem własności intelektualnej jako rodzaj postępowania cywilnego, PS 2014, nr 11-12, s. 144-163).

Prawo do informacji w dziedzinie własności intelektualnej ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegawczego oddziaływania prawa, ponieważ efekt prewencyjny zależy w dużej mierze od tego, jak potencjalny naruszyciel ocenia ryzyko wykrycia naruszenia. Dostęp do informacji niewątpliwie zwiększa to ryzyko. W przypadku sporów dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej dla zapewnienia równowagi stron w procesie konieczne jest odejście od zasad ogólnych dostarczania dowodów i współdziałania stron, dopiero bowiem współdziałanie pozwanego w zakresie dostarczania informacji może wprowadzić równowagę sił stron występujących w procesie i uczciwe postępowanie (por. A. Tischner, Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa 2008, s. 265).

Norma art. 479 ¹¹⁶ k.p.c. stanowi, że wniosek o udzielenie informacji powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:



wykazanie w sposób wiarygodny okoliczności wskazujących na naruszenie prawa własności intelektualnej;



określenie informacji, które są przedmiotem wezwania;



określenie obowiązanego oraz wskazanie okoliczności, z których może wynikać, że dysponuje on informacjami objętymi wnioskiem;



wykazanie, że informacje są konieczne do określenia źródła lub zakresu naruszenia prawa.

Sąd nie podziela zarówno wyrażonego w doktrynie poglądu, zgodnie z którym wiarygodne wykazanie okoliczności to nic innego jak jego uprawdopodobnienie, a wiarygodność nie oznacza pewności zaistnienia faktu, pewność ta wynika dopiero z udowodnienia faktu, jeżeli więc w art. 479 ¹¹³ § 1 k.p.c. jest mowa o wykazaniu w wiarygodny sposób okoliczności wskazujących na naruszenie prawa, to znaczy, że ustawa zadowala się uprawdopodobnieniem tychże okoliczności w miejsce ich udowodnienia (por. A. Jakubecki, Wezwanie do udzielenia informacji w postępowaniu odrębnym w sprawach własności intelektualnej, PPC 2020, nr 3, s. 490), jak i poglądu, zgodnie z którym zawarty w art. 479 ¹¹³ § 1 k.p.c. wymóg wykazania w sposób wiarygodny okoliczności wskazujących na naruszenie prawa własności intelektualnej, wymaga ich udowodnienia, nie zaś ich uprawdopodobnienia (tak m.in. E. Stefańska [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 478-1217, wyd. IV, red. M. Manowska, Warszawa 2021, art. 479 ¹¹⁶, LEX).

Prawidłowej interpretacji pojęcia wykazania w sposób wiarygodny okoliczności wskazujących na naruszenie prawa własności intelektualnej należy dokonywać, odwołując się do brzmienia dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 157, str. 45, zwanej dalej „dyrektywa”), która w art. 8 ust. 1 stanowi, iż państwa członkowskie zapewniają, że w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione żądanie powoda właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego i/lub jakąkolwiek inną osobę. Zgodnie z tezą 14 preambuły dyrektywy prawo do informacji ma być stosowane do naruszeń dokonywanych na skalę handlową, a więc działań podejmowanych w celu czerpania bezpośredniego lub pośredniego zysku gospodarczego.

Wskazać także należy, że ustawodawca w przypadkach, właściwych wyłącznie postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, zabezpieczenia środka dowodowego (art. 479 ⁹⁸ § 1 k.p.c.) oraz wyjawienia lub wydania środka dowodowego (art. 479 ¹⁰⁶ k.p.c.) wymaga uprawdopodobnienia roszczenia i okoliczności leżących u jego podstawy. Przyjmując paradygmat racjonalnego ustawodawcy, nie można dojść do wniosku, że prawodawca zrównuje pojęcie wykazania z uprawdopodobnieniem, gdyby tak bowiem było, nie istniałaby potrzeba sięgania po pojęcie wykazania, na co wskazuje § 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283), który stwierdza, że do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami.

Ponadto zawarty w art. 8 ust. 1 Dyrektywy 2004/48/WE wymóg „uzasadnionego żądania” warunkującego jego uwzględnienie odbiega od warunków jakie, w świetle Dyrektywy 2004/48/WE, konieczne są dla uwzględnienia wniosku o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego oraz zabezpieczenia środka dowodowego. Dla tych żądań wymagane jest aby strona „przedstawiła należyte dostępne dowody wystarczające do poparcia jej roszczeń” w odniesieniu do pierwszego z nich (art. 6 Dyrektywy 2004/48/WE) oraz „przedstawiła należyte dostępne dowody uzasadniające jej roszczenie z tytułu naruszenia jej prawa własności intelektualnej lub zagrożenia naruszeniem tego prawa” w odniesieniu do drugiego (art. 7 Dyrektywy 2004/48/WE). O ile zatem wymogi uwzględnienia wniosku o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego oraz zabezpieczenia środka dowodowego w świetle Dyrektywy 2004/48/WE uznać można za tożsame, podobnie jak czyni to polski ustawodawca, to uwzględnienie wniosku o wezwanie do udzielenia informacji uzależnione jest od spełnienia innych wymogów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku polskiej regulacji.

Pojęcie wykazania pojawia się w k.p.c. m.in. na gruncie art. 126 § 1 pkt 5 k.p.c., zgodnie z którym każde pismo procesowe powinno zawierać w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, art. 235 ¹ k.p.c. stanowiącego, że we wniosku o przeprowadzenie dowodu strona jest obowiązana oznaczyć dowód w sposób umożliwiający przeprowadzenie go oraz wyszczególnić fakty, które mają zostać wykazane tym dowodem, art. 235 ² § 1 pkt 2 i 3 k.p.c., według którego sąd może w szczególności pominąć dowód mający wykazać fakt bezsporny, nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy lub udowodniony zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy lub też nieprzydatny do wykazania danego faktu, art. 236 k.p.c. stwierdzającego, iż w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu sąd oznaczy środek dowodowy i fakty, które mają nim zostać wykazane, a w miarę potrzeby i możliwości – także termin i miejsce przeprowadzenia dowodu, na gruncie art. 458 ⁹ § 7 zd. 1 k.p.c., według którego fakty, które miałyby zostać wykazane dowodami wyłączonymi przez umowę dowodową, sąd może ustalić na podstawie twierdzeń stron, biorąc pod rozwagę całokształt okoliczności sprawy, czy też art. 479 ¹¹⁶ pkt 4 k.p.c., zgodnie z którym w przypadku wniosku o wezwanie do udzielenia informacji konieczne jest wykazanie, że żądane informacje są konieczne do określenia źródła lub zakresu naruszenia prawa.

Posłużenie się przez ustawodawcę pojęciem „wykazania” tak w treści art. 479 ¹¹³ § 1 k.p.c., jak i w treści art. 479 ¹¹⁶ pkt 1 k.p.c., sugerować by mogło zatem, że zamiarem ustawodawcy było wprowadzenie wymogu „udowodniania”. Z drugiej jednak strony dodanie określenia „w sposób wiarygodny” sugeruje, że wymóg ten nie jest jednak tożsamy z wymogami zawartymi w innych regulacjach posługujących się terminem „wykazanie”. W przeciwnym bowiem razie jego umieszczenie w treści art. 479 ¹¹³ § 1 k.p.c. jak i w treści art. 479 ¹¹⁶ pkt 1 k.p.c., byłoby bezcelowe.

Odrzucenie koncepcji zarówno o uprawdopodobnieniu, jak i udowodnieniu, jako wymaganemu stopniowi poznania sędziowskiego prowadzi do wniosku, że pod sfomułowaniem ustawodawcy „wykazać w sposób wiarygodny” użytym w treści art. 479 ¹¹³ § 1 k.p.c. i art. 479 ¹¹⁶ pkt 1 k.p.c. kryje się stopień dowodu zwany wysokim prawdopodobieństwem. Podzielić tym samym należy stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie zawarte w postanowieniu z dnia 13 sierpnia 2021 r. (VII AGz 265/21, niepubl.), w którym sąd ten stanął na stanowisku, że „przesłanka wykazania w sposób wiarygodny okoliczności wskazujących na naruszenie jest spełniona wówczas, gdy na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy możliwe jest z wysokim stopniem prawdopodobieństwa przyjęcie, że doszło do naruszenia praw uprawnionego”.

Przyjąć zatem należy, że art. 479 ¹¹³ § 1 i art. 479 ¹¹⁶ pkt 1 k.p.c. wymaga od uprawnionego zaoferowania sądowi takich dowodów naruszenia konkretnego prawa własności intelektualnej, które w wysokim stopniu uprawdopodobnią, że naruszenie to miało miejsce. W rozpoznawanej sprawie wnioskodawca nie sprostała temu wymaganiu, nie wykazawszy w sposób wiarygodny okoliczności wskazujących na naruszenie prawa własności intelektualnej.

Przyjąć zatem należy, że art. 479 ¹¹⁶ pkt 1 k.p.c. wymaga od uprawnionego (1) wiarygodnego wykazania okoliczności, które to okoliczności wskazywać muszą na (2) naruszenie konkretnego prawa własność intelektualnej.

Pojęcie „prawo własności intelektualnej” interpretować należy w świetle art. 479 ⁸⁹ k.p.c., co oznacza, iż do praw własności intelektualnej w rozumieniu art. 479 ¹¹⁶ pkt 1 k.p.c. zaliczają się m.in. prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa na dobrach niematerialnych.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że prawo ochronne na znak towarowy, którego dotyczy niniejsze postępowanie, jako prawo własności przemysłowej, stanowi prawo własności intelektualnej.

Zgodnie z art. 153 p.w.p. uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy stanowi źródło uprawnienia do wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze RP. Czas trwania w/w uprawnienia wynosi 10 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat po uiszczeniu opłaty. Przepis art. 157 p.w.p. stanowi, że uprawniony nie może zakazać innej osobie używania znaku lub podobnego oznaczenia, jeżeli znaku takiego nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust 4 p.w.p. Przepis ten wskazuje, że prawo ochronne wygasa na skutek m. in. nieużywania znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji. W konsekwencji uprawniony nie mógłby domagać się zaprzestania naruszeń jeżeli nieprzerwanie w okresie 5 lat nie używałby znaku.

Źródłem prawa ochronnego jest decyzja o rejestracji; prawo ochronne powstaje w dniu jej wydania i trwa do stwierdzenia wygaśnięcia. Następuje to też na mocy decyzji administracyjnej. Nie zasługuje na aprobatę stanowisko pełnomocnika obowiązanej jakoby prawo ochronne wygasło z upływem 5 lat od rejestracji ex lege. Stanowisko to jest nietrafne, ponieważ art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. zawiera jedynie przesłankę wydania decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego, która to decyzja ma charakter konstytutywny. W niniejszej sprawie takowa decyzja nie została wydana, co daje podstawę do przyjęcia, że prawo ochronne na znak towarowy R. (...) nie wygasło i władny do oznaczenia słownym znakiem (...) swoich usług jest nadal uprawniony. Dotyczy to też okresu po zmianie firmy obowiązanej, ponieważ ma ona charakter kosmetyczny i jest nieznaczna. Skonstruowanie znaku uprawnionego wskazuje, że elementem odróżniającym jest fragment (...), natomiast końcówka(...) wskazuje jedynie na charakter czynności zaliczanych do działalności usługowej. Przeciętny odbiorca identyfikuje usługę w oparciu o (...), a nie (...), stąd zmiana przez obowiązaną nazwy pod wpływem pism skierowanych przez uprawnionego z (...) na ,, (...).TV” nie stanowi zaprzestania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy, gdyż w dalszym ciągu wprowadza w błąd. Tymczasem ustawodawca za używanie znaku uznaje także używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. Warto sięgnąć do wyroku TS z dnia 11 października 2017 r., C-501/15 P, EUIPO v. Cactus SA , EU:C:2017:750, w którym stwierdzono że: „Używanie znaku towarowego w postaci, która odbiega od tej, w jakiej został on zarejestrowany, jest uważane za używanie w rozumieniu art. 15 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia, pod warunkiem że charakter odróżniający znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany, pozostaje niezmieniony.” (zob. M. Kondrat [w:] H. Fedorowicz, M. Jezierska-Zięba, A. Przytuła, J. Stefańczyk-Kaczmarzyk, M. Kondrat, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021, art. 169.).

Nie jest zrozumiały także argument, że obowiązana nie narusza prawa ochronnego ze względu na brak posługiwania się logotypem uprawnionego, ponieważ znak towarowy, o którym mowa powyżej ma charakter słowny, a nie graficzny, z czego wynika, że niezgodne z prawem jest jakiekolwiek oznaczenie towarów lub usług, a także umieszczenie w firmie słowa objętego ochroną w celu zarobkowym lub zawodowym.

Ochroną jest objęte używanie znaku towarowego w sposób zawodowy i zarobkowy. Używanie polegać będzie zatem na takim czynieniu z niego użytku, które jest motywowane przysporzeniem korzyści ekonomicznej. Doktryna odwołuje się do zarobkowości jako cechy działalności gospodarczej wskazując, że o zarobkowym używaniu znaku świadczyć będzie nakierowanie tego procesu na osiągnięcie zysku i w taki sposób, że jest to obiektywnie w stanie przynieść zysk. Uprawnienie do używania ma charakter wyłączny, którą to wyłącznością jest objęte każde używanie znaku towarowego, choćby miało charakter jednorazowy (tak K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021).

Odnoście dopuszczalnego używania cudzego znaku towarowego na podstawie art. 157 p.w.p., powołanie się na normę tego przepisu jest w niniejszej sprawie zasadne. Przepis ten stanowi, że uprawniony z prawa ochronnego nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie jeżeli znaku tego nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., zgodnie z którym prawo ochronne wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat. Wynika z tego, że rozpoczęcie używania cudzego zarejestrowanego znaku objętego prawem ochronnym nie będzie mogło być skutecznie zakazane przez uprawnionego jeśli ten nie używał znaku nieprzerwanie przez 5 lat, nawet pomimo braku stwierdzenia wygaśnięcia decyzji i w konsekwencji istnienia prawa ochronnego. W takiej sytuacji uprawniony ma prawo do używania znaku, lecz nie ma uprawnienia do zakazania posługiwania się jego znakiem innym podmiotom.

Powyższy okres musi być nieprzerwany, natomiast zaistnienie jakiegokolwiek, nawet jednorazowego aktu rzeczywistego używania spowoduje przerwanie biegu w/w terminu. Od momentu dokonania czynności uznanej za używanie termin ten biegnie od nowa od momentu dokonania czynności. Dla zakwalifikowania danej aktywności jako przejawu rzeczywistego używania nie jest wystarczające, że znak będzie wykorzystywany przez licencjobiorcę lub przez osobę trzecią na mocy odrębnego upoważnienia, gdyż, jak wskazano w wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2005 r., VI SA/Wa 1315/05, sam fakt zawarcia umowy licencyjnej nie dowodzi używania znaku towarowego przez licencjobiorcę. Konieczne jest bowiem wykazanie przez uprawnionego z rejestracji, faktycznego używania znaku towarowego.

Powyższy stan rzeczy musi mieć charakter rzeczywisty przejawiający się stałym i intensywnym świadczeniem usług w taki sposób, że rezultat tej działalności jest dostrzegalny na rynku. Doktryna wskazuje na cechy odróżniające używanie zwykłe od używania rzeczywistego. To drugie charakteryzuje się występowaniem w konkurencyjnych stosunkach gospodarczych. Do stwierdzenia rzeczywistego używania znaku konieczne jest ustalenie czy eksploatacja znaku doprowadziła do uzyskania znaczącej pozycji rynkowej towarów lub usług z danym znakiem lub jej wzmocnienia w stosunku do pozycji dotychczasowej. Za formę rzeczywistego używania znaku uważa się posługiwanie się nim w internecie pod warunkiem, że towary i usługi nim oznaczone są faktycznie sprzedawane odbiorcom (por. R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, T. 14B, Warszawa 2017).

W odniesieniu do usług znak będzie używany przede wszystkim w reklamie, korespondencji handlowej oraz na przedmiotach materialnych towarzyszących świadczeniu usług. Za używanie rzeczywiste nie można uznać używania jedynie symbolicznego, w wyłącznym celu utrzymania prawa do znaku towarowego. Na miano rzeczywistego używania nie zasługuje takie, które jest sporadyczne. Ponadto, doktryna nie kwalifikuje udzielenia upoważnienia za czynność rzeczywistego używania, zwłaszcza gdy ma to na celu stworzenie pozoru eksploatacji znaku. (tak K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021).

Przekładając powyższe na stan faktyczny niniejszej sprawy wskazać należy, że z materiału dowodowego wynika, że M. O. w nieprzerwanym okresie pięciu lat nie używał znaku w sposób rzeczywisty w rozumieniu art. 169 ust. 1 p.w.p. Świadczy o tym charakter podejmowanych czynności zawodowych mający charakter sporadyczny i pozorny. Za takie należy uznać przede wszystkim okoliczności w postaci braku prowadzenia stałej działalności gospodarczej, pozostawanie jedynie w gotowości do przyjęcia zlecenia i utworzenie nieużywanej strony internetowej, której treść nie wskazuje, że działalność jest na bieżąco prowadzona. Nie stanowią one rzeczywistego używania, ponieważ nie dochodzi w ich wyniku do pojawienia się usług wnioskodawcy na rynku. Takie zachowanie nie jest w stanie wygenerować zysku rozumianego jako nadwyżka przychodów nad kosztami jego uzyskania. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w przypadku podniesienia zarzutu nieużywania rzeczywistego ma miejsce zasada odwróconego ciężaru dowodu. Oznacza to, że podmiot, któremu przysługuje prawo ochronne powinien wykazać fakt rzeczywistego używania znaku, natomiast niesprostanie temu obowiązkowi spowoduje, że Sąd przyjmie, iż do rzeczywistego używania nie doszło (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2020 r., II GSK 3616/17, LEX nr 2978062).

Wnioskodawca nie wykazał w należyty sposób faktu udzielenia licencji na rzecz osób trzecich ograniczając się do załączenia oświadczenia tychże o niezrozumiałej treści. Nie sposób uznać, że zwrot ,,usługobiorca znaku” wykazuje fakt stałego i rynkowo istotnego posługiwania się znakiem towarowym w oparciu o umowę licencyjną. Zgodnie z art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 1 p.w.p. umowa taka powinna być pod rygorem nieważności zawarta w formie pisemnej, natomiast w celu wykazania powyższego uprawniony powinien był załączyć treść umowy do pozwu. Co więcej, takie oświadczenie nie daje żadnych podstaw do przyjęcia, że usługi opatrzone znakiem (...) faktycznie są świadczone na rynku w rozmiarach pozwalających, w świetle przedstawionego powyżej stanowiska doktryny, na zakwalifikowanie ich za rzeczywiste używanie; nie dowodzi to nawet faktu udzielenia licencji, który to fakt nie stanowi aktu faktycznej eksploatacji znaku. Tym bardziej nie należy więc uznać, że wnioskodawca sprostał obowiązkowi z art. 479 ¹¹⁶ pkt. 1 k.p.c., zwłaszcza, że ustawodawca wprowadził tzw. domniemanie nieużywania, w związku z czym ciężar dowodu w zakresie rzeczywistego używania obciąża uprawnionego. Zgodnie z art. 157 p.w.p. niewykazanie używania rzeczywistego znaku przez uprawnionego dochodzącego ochrony powoduje oddalenie powództwa z tytułu naruszenia pomimo braku wygaszenia prawa ochronnego. Tym samym, jeśli istnieją podstawy do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego z powodu jego nieużywania, chociaż nie orzeczono wygaszenia, powództwo podlega oddaleniu (tak K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021).

Nadmienić przy tym należy, że wniosek o wezwanie do udzielenia informacji Sąd rozpoznał na posiedzeniu niejawnym, podzielając wyrażony w doktrynie pogląd, zgodnie z którym z uwagi na treść art. 148 § 3 k.p.c. – stanowiącego, iż sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym – możliwe jest rozpoznanie wskazanego wniosku także na posiedzeniu niejawnym. Decydując w przedmiocie ewentualnego wyznaczenia posiedzenia jawnego w celu rozpoznania wniosku, sąd powinien mieć na uwadze zakres i rodzaj okoliczności, które wymagają wyjaśnienia przez strony, ale także uwzględnić potrzebę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązanego (tak A. Jakubecki, Wezwanie do udzielenia informacji w postępowaniu odrębnym w sprawach własności intelektualnej, PPC 2020, nr 3, teza 12, Legalis; T. Targosz [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] Ustawy autorskie. Komentarze. Tom II, red. R. Markiewicz, Warszawa 2021, art. 80, uwaga 257, LEX; E. Stefańska [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 478-1217, wyd. IV, red. M. Manowska, Warszawa 2021, art. 479 ¹¹⁷, uwaga 8, LEX; A. Gołaszewska [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Osajda, Ł. Żelechowski, Warszawa 2021, art. 479 ¹¹⁸, uwaga 2, Legalis). W ocenie Sądu okoliczności takie nie zachodziły w niniejszej sprawie.

Tym samym wskazać należy, że Sąd nie podziela poglądu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu wyrażonego w postanowieniu z dnia 9 lipca 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I AGz 63/21 (niepubl.), w którym Sąd ten stwierdził, że wniosek o wezwanie do udzielenia informacji winien być rozpoznawany tylko na posiedzeniu jawnym. Zwrócić należy przy tym uwagę, że przepisy art. 479 ¹¹⁹ § 2 k.p.c. oraz art. 479 ¹²⁰ k.p.c., wbrew poglądowi Sądu Apelacyjnego, nie stanowią w sytuacji rozpoznawania wniosku na posiedzeniu niejawnym superfluum ustawowego wobec treści art. 148 § 3 k.p.c., skoro przepisy te rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym uzależniają wyłącznie od inicjatywy obowiązanego (powołanie się na prawo odmowy udzielenia informacji lub ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa) czy też uprawnionego (wniosek o wyjaśnienie udzielonych informacji), podczas gdy art. 148 § 3 k.p.c. oparty jest na swobodnym uznaniu Sądu. Ponadto przepisy art. 479 ¹¹⁹ § 2 k.p.c. oraz art. 479 ¹²⁰ k.p.c. nakładają na sąd orzekający, w przypadku zaistnienia wskazanych w nich okoliczności (powołanie się przez obowiązanego na prawo odmowy udzielenia informacji lub ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa lub wniosek uprawnionego o wyjaśnienie udzielonych informacji), obowiązek skierowania sprawy na posiedzenie niejawne, co stanowi odstępstwo od wyrażonej w art. 148 § 3 k.p.c. zasady, że decyzja o wydaniu postanowienia na posiedzeniu niejawnym lub po przeprowadzeniu posiedzenia jawnego pozostaje w gestii sądu orzekającego. O ile zatem rozpoznanie wniosku o wezwanie do udzielenia informacji – w świetle art. 148 § 3 k.p.c. – następuje na posiedzeniu niejawnym lub jawnym w zależności od uznania sądu, o tyle w przypadkach określonych w art. 479 ¹¹⁹ § 2 k.p.c. oraz art. 479 ¹²⁰ k.p.c. wyznaczenie posiedzenia niejawnego jest obligatoryjne. Wyrazem tego jest treść art. 479 ¹¹⁷ § 1 in principio k.p.c., w którym ustawodawca – odmiennie aniżeli czyni to w art. 479 ¹²⁰ k.p.c. – nie określił jakie – jawne czy też niejawne – posiedzenie wyznacza przewodniczący, pozostawiając tą kwestię w gestii sądu.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 98 k.p.c., który stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Na koszty postępowania obciążające wnioskodawcę w łącznej kwocie 1.697,00 zł składały się kwota 1680,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego uprawnionego zgodnie z § 8 pkt 19 w zw. z § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800 z późn. zm.) oraz kwota 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

Sędzia Jarosław Antoniuk